◎ 国浩律师（长沙）事务所　金  笑

　　一、案情简介

　　深圳**公司（以下简称“中方”）是一家位于深圳的LED显示屏的生产商,美国**公司（以下简称“美方”）是一家位于美国德州的LED显示屏销售商。自2012年起，美方向中方采购过少量的面板。2013年6月，美方拜访中方时，在中方的生产车间见到了中方即将研发完成的新面板的样品。美方非常青睐这款新面板的设计和性能,当即提出希望成为这款新面板的代理商。经过几个月的谈判,2013年11月，中方和美方签署了《供应商协议》，协议中约定美方成为新面板的全球独家销售商，除了美方的任何人（包括中方）都不能销售这款新面板;但同时美方必须满足每个季度的最低采购额，如果美方连续两个季度不能达到最低采购额，美方将丧失新面板的独家销售权;此外,协议中约定HKIAC（香港国际仲裁中心）为争议解决机构，协议履行适用美国德克萨斯州法律。但根据《供应商协议》的定义，新面板的参数及技术信息是由美方向中方提供的。《供应商协议》签署后，美方开始不断找各种理由向中方索要新面板的各种图纸和技术参数。2014年3月，中方开始向美方销售新面板,但从2014年9月开始，美方就一直未能达到最低采购额。中方由于不能向第三方销售新面板，陷入非常严重的经济困境,中方不得不自2014年底开始向其它客户销售新面板。

　　2015年5月18日，中方收到HKIAC发来的仲裁通知,美方以中方违反独家权和保修义务为由对中方提起仲裁。美方还声称其是新面板的研发者，中方是为其代工;美方已经对这款新面板在美国申请了若干专利，中方对第三方销售新面板的行为构成专利侵权，美方保留对中方提出专利侵权诉讼的权利。中方律师在接受中方的委托后，于2015年7月在USPTO（美国专利商标局）网站查询到刚刚公开的美方与新面板相关的6项临时专利申请以及若干项专利申请，其中包含了大量新面板的图纸和技术方案。

　　2015年8月，中方在HKIAC对美方提出了反请求，主张美方构成侵占商业秘密。经过两轮证据开示和2016年10月的庭审，仲裁庭认定美方违反了德克萨斯州商业秘密法及双方签署的保密协议中的保密义务,构成侵犯中方商业秘密，美方应向中方赔偿1,073,441.49美元。

　　二、法律分析

　　美方在美国申请了关于新面板的专利，即意味着中方如果继续在美国销售新面板将面临巨大的专利侵权风险。经过研究美国专利法和商业秘密法，中方律师认为中方可以有3个选择：

　　第一，通过溯源程序夺回专利申请。根据美国专利法，中方可以启动溯源程序来夺回关于新面板的专利申请，溯源程序中USPTO如果确认先申请人的发明否源自提交申请的发明人，该项专利的申请权即归属后提交申请的发明人，确保专利权只授予真正做出该项发明创造的人或是与发明人直接相关的主体,防止因欺骗或其它不正当行为获得专利授权。由于溯源程序是2011年新《美国发明法案》中设置的新程序,经查询发现在美国启动溯源程序的案件大约只有6件，其中一半约为正在进行尚未有结果的案件,其它已经有结果的案件中启动溯源程序的一方都未能成功主张专利申请权,其主要原因是提交的证据不足。这样的结果让中方律师对溯源程序的成功率非常担忧，一方面说明溯源程序的复杂性,另一方面未有成功案例也无法提供举证或其它方面的指引。

　　第二，专利无效。另一个消除专利侵权风险的方式是启动专利无效程序。中方只要提交在2014年7月前新面板在先销售的证据，美方在美国关于新面板的专利申请即非常有可能被无效。专利被无效的后果是，美方不再拥有专利权，中方将不再面临专利侵权的风险;但同时，中方也将无法拥有对新面板的专利权，即无法禁止他人在美国使用和销售与类似的产品。

　　第三,主张侵占商业秘密。无论是溯源程序还是专利无效程序,都不能弥补中方因美方盗用技术抢先申请专利而给中方造成的损失。而中方可能成立的索赔理由只有一个，即侵占商业秘密。在本案中，商业秘密侵权成立大体需以下3个要件:（1）美方在专利申请中描述的新面板的技术方案构成商业秘密；（2）美方从中方处获取了相关技术信息；（3）美方使用或披露了商业秘密。虽然在美方申请美国专利前，中方曾向美方出售过少量试产的新面板样品用于测试，但中方与美方之间存在有保密义务,因此中方向美方的销售行为不会导致这些关于新面板的技术秘密丧失秘密性。而且中方律师认为美方为了避免他们关于新面板的专利被无效,应该不会主动披露上述专利申请前中方将新面板销售给美方的事实。而第二个要件有双方往来的大量邮件可以证明。美方的专利申请文件可以证明第三个要件。基于上述对比分析，中方律师认为中方主张美方侵占商业秘密基本可以成立。

通过两次证据开示，中方提交了大量关于新面板研发的证据，以及中方向美方披露新面板技术信息的证据,并且通过专家报告详细论证了新面板与美方多年前曾经销售的面板在机构和设计理念上存在本质上的区别。最终仲裁庭认定中方才是新面板的真正研发者而非代工者，并且中方关于新面板的技术方案在美方提交专利申请前构成商业秘密。

　　三、案例点评

　　这是一起非常少见的中国小企业主动向美国大公司发起知识产权维权的案件。虽然美方具有雄厚的经济实力，先发制人在HKIAC对中方提起仲裁,但中方在律师的帮助下奋起反击,以侵占商业秘密为由对美方提起了反请求,并获得胜诉。此案为中小企业将来在海外的知识产权维权提供了宝贵的经验。

　　（一）境外知识产权维权成功的经验:只要足够专业，蝼蚁也能撼动大象

　　在本案中，美方的母公司是美国行业内排名TOP10的广告公司，而中方仅是一家在中高端领域有自主研发能力的小型企业。两家公司实力悬殊，而国际仲裁费用高昂，被称为“富人的游戏”。美方深谙此道，在仲裁中多次企图利用经济实力的悬殊来迫使中方屈服。深圳虽然公司是占理一方，但中方律师团队、专家证人、事实证人、翻译在内的所有诉讼参与人都抱着要为中国企业维护合法权益的信念，在这个仲裁案件中投入了大量的精力，才逐渐改变了案件中双方的力量对比状况。

　　首先，中方律师在知识产权领域的知识和经验更占优势。美方虽然同时聘请两家律师事务所代理此次仲裁，但这两家律所参与的律师都不是知识产权领域的律师:来自美国达拉斯律所的律师主要是从事商业领域的非诉法律服务;来自香港律所的律师主要擅长国际仲裁。但此次仲裁中的核心问题是关于专利所有权和商业秘密问题,属于专利和商业秘密领域。代表中方的律师团队成员都是知识产权律师:两名中国知识产权律师,一名美国专利律师。

　　其次，中方律师在技术问题上投入了大量的精力。中方律师介入案件中即开始对案件中涉及到的三种面板的技术特征进行充分的研究和总结,并在此基础上整理出了关于新面板5大方面共计13项技术秘密点;在中方公司欠缺完整研发资料的基础上，帮助中方整理出了新产品详细研发经过以及完整的研发证据。只有对技术问题的透彻理解律师才能与中方的专家证人充分讨论,对专家报告的撰写提供了建设性意见。相反，美方律师对技术问题的分析和理解是不充分的，美方几乎回避了所有关于核心技术问题的争论,既没能对中方提交的13个技术秘密点从技术层面加以反驳,也没能针对技术问题对中方证人进行发问，更加无法从技术角度反驳我方专家证人的观点。并且，美方在此次仲裁中专家证人的缺失，也使得美方在技术问题上的劣势进一步加重。

　　（二）对定位产品出口海外的中国企业的建议

　　这是一个典型因企业没有申请专利对自己的产品进行保护而引发的案件，虽然中方最终在仲裁中获得胜诉，但付出了巨大的代价。对于产品定位于海外市场的中国企业,至少应做好以下3个方面的准备：

　　1.中国企业进行海外销售,必须要有海外市场专利布局意识。

　　专利风险已经成为中国产品出口海外的最大风险。中国企业在产品出口前对目标地进行与产品相关的专利尽职调查，评估产品出口后的潜在专利侵权风险。并提前2年左右在目标国家布局专利、购买相应的专利等，然后再将产品销售至目标地。这样不仅可以避免专利侵权风险，使自己的产品能够畅通无阻地进行销售;而且可以有效地防止自己的产品技术被模仿,甚至是剽窃。

　　2.中国企业应该重视技术研发资料的管理和保存。

　　在本案中，中方律师在第二次证据开示前花了三个月的时间帮助中方来搜集和梳理零散的研发资料。很多的中国企业缺乏研发资料的归档和管理,各种文件散落在不同的部门,而且不注意保存研发过程的产品研发记录，而事后再去搜集研发过程的证据往往事倍功半。研发资料对于企业来说至关重要:一是对于先发明制的美国，符合法律要求的、有效的研发记录将能够确定发明日，在专利申请和专利诉讼中用针对于先申请者的异议，以争取获得专利权或避免遭诉讼拖累。二是帮助企业保护其商业秘密，在研发人员跳槽到竞争对手将“技术”带走的情况,可以用研发记录证明技术秘密为我方拥有,以控诉对方侵犯商业秘密。

　　3.在海外面临法律纠纷时，应积极应对，才可能有获得公平的结果。

　　对长期立足于海外市场的技术密集型企业，应在产品准备出口时即应做好可能面临专利侵权诉讼或337调查的心理准备和相关资金上的安排。因为一旦发生当在海外面临专利诉讼或337调查，将会产生高额的诉讼费用和律师费。消极回避、甚至在相关程序中缺席,只会导致中国企业的产品永远被排除在某国市场之外。中国企业在美国337调查中的高败诉率，主要是因为很多中国企业在面临337调查时选择了缺席。当纠纷产生时不应当有畏惧心理,应勇敢、积极面对，一方面充分了解已涉诉的争议中的规则，积极应诉，并利用程序性规定争取更多的搜集证据的时间;另一方面应尽可能针对对方提出反诉或启动专利无效程序从而化被动为主动。湖南律师

来源：中国法律服务网（12348中国法网）